摘 要

本文除了讨论了各国审查员对于专利申请审查的相似和相异，同时以研究美国审查意见的答复案例为研究对象，探寻提升国外专利授权前景的方法。无论是在答复国内审查意见阶段还是在答复国外审查意见阶段，均应当充分阅读并理解审查员所引用的对比文件，同时给出答复国外审查意见阶段的技术特征比对建议，从而起到指导申请人在国外专利申请答复过程中理解审查意见和提升审查意见的答复质量的作用。

一、研究背景

伴随着中国国内各知名大型企业知识产权的全球化布局，这些企业针对自身已经在中国境内申请的重要专利（包括但不限于：高价值专利、标准专利等），采用PCT途径或巴黎公约途径进行欧美日韩等国家的海外申请，以确保企业核心技术能够在全球范围内得到合法、合理地保护。在海外布局专利申请作为企业产品进军海外市场的一个重要环节，更为重要的是，这些海外申请需要通过国外审查员的专利审查，以便最终能够在海外获得授权。

国外审查员在对这些海外申请的审查过程中，通常会依据本国专利法对该专利申请进行全面审查，除了需要进行不清楚、不支持、保护客体等审查之外，通常更需要进行专利检索以查找与本申请最接近的现有技术，以便评价本申请的新颖性与创造性。而国外审查员在对检索结果的筛选过程中，除了考量对比文件与本申请的相似度之外，还需要考虑对比文件所使用的语言种类，以便在审查意见中能够提供更加合理地特征比对意见。例如，欧美国外审查员更倾向于在审查意见中优先选择US或EP开头的英文对比文件来评价本申请的新颖性与创造性，而日韩国外审查员更倾向于在审查意见中优先选择KR开头的韩文对比文件或JP开头的日文对比文件来评价本申请的新颖性与创造性。

这些外文对比文件通常来自以下两个方面：（1）海外企业直接在本国申请的专利，后续可以根据自身需要再进入中国；（2）国内企业首先在国内申请专利，然后再通过PCT途径或巴黎公约途径在欧美日韩等国家申请专利。

由此可见，无论是国内企业还是海外企业，如果同一个企业先后在不同国家均申请专利，那么很有可能会出现不同语种之间的翻译问题。在翻译过程中，由于存在语言差异、企业自身考量等因素，不同语种的翻译文本之间难免会存在差异。这些在翻译过程中所产生的差异，有些是基于在先申请或PCT国际公开文本原始记载的文字内容能够确定修改依据的（例如：文字直接记载，通过文字记载能够直接地、毫无疑义地确定等），但是也不排除企业出于特殊理由所做出的缺乏修改依据的少量修改。

综上所述，在国外审查意见答复过程中，针对新颖性与创造性的技术特征比对问题，除了需要充分阅读审查员所引用的海外对比文件之外，如果该对比文件存在不同语种的在先申请或PCT国际公开文本时，为了确保技术特征比对分析的准确性，申请人至少还需要充分阅读在先申请或PCT国际公开文本的相应部分内容。

二、实证案例

（1）案情介绍

本申请是基于PCT国际公开文本进入美国的申请。本申请所要解决的技术问题在于：如何降低基于WIFI MIMO模式进行通信的移动终端的功耗。为了解决该技术问题，本申请的权利要求1提出若确定WIFI模块未与AP建立连接，则向WIFI模块发送第一控制指令，指示WIFI模块从MIMO模式切换至SISO模式进行通信；若确定WIFI模块已经与AP建立连接，则向WIFI模块发送第二控制指令，指示WIFI模块从SISO模式切换至MIMO模式进行通信。即，通过WIFI模块与AP之间的连接状态变化，从单通道模式与MIMO模式中选取WIFI模块的工作模式的处理方式。

针对本申请，美国审查员引用了一篇美国对比文件来评价本申请的新颖性。该对比文件公开了如下技术内容： before starting the Wi-Fi device and accessing the uplink wireless network, the work mode of the Wi-Fi chip is set to the SISO mode, and then in response to the value of the parameter of the uplink wireless network being greater than or equal to the preset value, the Wi-Fi mode of the Wi-Fi device may be set to the MIMO mode (其译文如下：在WIFI设备开机并接入上行无线网络之前，先将WIFI芯片的工作模式设置为SISO模式，以及当上行无线网络参数值大于或等于预设数据值时，将WIFI芯片的工作模式从SISO模式切换为MIMO模式)。

为此，审查员认为，对比文件所公开的“在WIFI设备开机并接入上行无线网络之前，先将WIFI芯片的工作模式设置为SISO模式”能够相当于权利要求1中所提到的“若确定WIFI模块未与AP建立连接，则向WIFI模块发送第一控制指令，指示WIFI模块从MIMO模式切换至SISO模式进行通信”，以及对比文件所公开的“当上行无线网络参数值大于或等于预设数据值时，将WIFI芯片的工作模式从SISO模式切换为MIMO模式” 能够相当于权利要求1中所提到的“若确定WIFI模块已经与AP建立连接，则向WIFI模块发送第二控制指令，指示WIFI模块从SISO模式切换至MIMO模式进行通信”。因此，本申请的权利要求1相对于该对比文件而言，缺乏新颖性。

（2）案情分析

笔者认为，单纯从该对比文件的英文描述来看，审查员所提出的权利要求1缺乏新颖性的结论是基本合理的，并且缺乏争辩余地。本申请的权利要求1所记载的全部技术特征确实已经被该对比文件所公开。但是，笔者考虑到权利要求1所记载的技术内容是本案最核心的技术构思，也是最需要保护的内容，如果该核心技术构思已经被对比文件所公开，那么即便从其他从属权利要求以及说明书寻找技术特征补入权利要求1，该案在美国的授权前景也会非常渺茫。为此，笔者又同步查阅本申请在国内的审查状态，并发现该案在国内已经获得授权。因此，笔者坚定认为，该案在美国也应当存在一定的授权前景。

鉴于对比文件中已经明确记载了本申请权利要求1非常相近的技术方案，对其进行新颖性争辩的可能性较低，因此，笔者尝试去查阅该对比文件是否存在同族申请。笔者经过查询发现，该对比文件是一家国内知名企业基于PCT国际公开文本进入美国的申请。为此，笔者又仔细研读了该对比文件的中国同族原始申请。通过阅读，笔者发现该对比文件的英文版本所描述的技术方案与中文版本所描述的技术方案存在明显差异，并且在中国同族原始申请中也未能查找到修改依据。通过中文版本所描述的技术方案可知，在WIFI设备开机并接入上行无线网络时（而并非在WIFI设备开机并接入上行无线网络之前），先将WIFI芯片的工作模式设置为SISO模式，以及当上行无线网络参数值大于或等于预设数据值时，将WIFI芯片的工作模式从SISO模式切换为MIMO模式。换言之，该对比文件仅公开了若确定WIFI模块已经与AP建立连接，先将WIFI芯片的工作模式设置为SISO模式，以及当上行无线网络参数值大于或等于预设数据值时，将WIFI芯片的工作模式从SISO模式切换为MIMO模式。然而，该对比文件却并未涉及若确定WIFI模块未与AP建立连接，则将WIFI芯片的工作模式从MIMO模式切换为SISO模式；若确定WIFI模块已经与AP建立连接，则将WIFI芯片的工作模式从SISO模式切换至MIMO模式。

由此可见，两者对于在SISO模式与MIMO模式之间进行切换的时机/条件并不相同。

（3）答复建议

笔者认为，通过上述分析可以看出，如果单纯将对比文件的英文版本与本申请的权利要求1进行技术特征比对，那么权利要求1确实缺乏新颖性，该案将很难在美国获得授权，同时该对比文件还会影响到本申请在国内的授权稳定性。例如：竞争对手可以利用该对比文件请求对本申请在国内的授权专利进行无效。但是，在重新翻阅中国同族原始申请之后，通过将该对比文件的中文版本与本申请的权利要求1进行技术特征比对，此时会发现两者存在本质区别。而且，该区别也并非是本领域技术人员根据对比文件所公开的技术内容而容易想到的。因此，这不仅会使得本申请的权利要求1具备新颖性，而且还会为本申请的权利要求1带来创造性。此处需要重点说明的是，同一项专利技术的美国申请应当是中国同族原始申请在美国的延续，因此，在技术实施的先决条件方面，不应当由于进入国家发生变化，而因此导致技术实施的先决条件也随之发生变化。如果这种先决条件的变更被欣然接受，那么对于后续申请人针对相关类型案件的申请是显失公平的。

笔者认为，在国外审查意见的答复过程中，如果针对英文对比文件进行新颖性和创造性争辩束手无策时，则不妨更换答复角度/思路，查询该对比文件是否存在中国同族原始申请。这样不仅能够在语言方面更加深刻地理解对比文件已经公开的技术方案，而且还可以求证英文版本所记载的技术内容与中文版本所记载的技术内容是否存在差异，以此增加该案在国外获得授权的可能性。

三、应对策略

考虑到国内企业提出海外申请本身需要承担巨大的经济压力，因此，国内企业非常希望在确保海外申请具备相对合理的保护范围的前提下能够获得专利授权。为了避免海外申请被国外审查员所驳回，申请人通常需要针对国外审查员所引用的对比文件进行有针对性的修改和争辩，以尽可能说服国外审查员来获得授权。特别是，当国外审查员针对本申请的独立权利要求提出新颖性质疑时，首先，申请人需要确认国外审查员所指出的对比文件公开的技术内容是原文明确记载的技术内容，还是审查员自身推导的分析意见；其次，申请人需要仔细分析国外审查员所提出的比对分析过程是否合理；再次，在确定比对分析合理的前提下，申请人需要基于对比文件所公开的技术内容进行有针对性的修改和争辩，进而形成最终需要递交官方的答复意见。

如果申请人遇到本案这种特殊情况，发现本案的核心技术构思确实已经被对比文件所公开，通过向独立权利要求中补入其他技术特征也很难说服审查员来获得授权，那么便需要考虑更换答复思路。即，尝试去查阅该对比文件是否存在同族申请，尤其是该对比文件的中国同族原始申请。这样不仅能够在语言方面更加深刻地理解对比文件已经公开的技术方案，而且还可以通过中国同族原始申请来说服审查员，说明对比文件的英文翻译与中国同族原始申请所记载的技术内容并不相符，其实际所涉及的技术构思与本案所需保护的最核心的技术构思完全不同。由此，申请人可以提醒国外审查员不能单独凭借英文描述本身来评价本申请的新颖性，以增加该案在海外获得授权的可能性，进而确保国内企业在海外的利益。